<nr>2</nr>Bespreking van het cassatiemiddel

<nr>2</nr>Bespreking van het cassatiemiddel Inleiding 2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel I regardeert het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken en klaagt dat a.) het hof ten onrechte geen rechtstreekse vergelijking heeft gemaakt tussen merk en teken (subonderdeel I.1); b.) het hof heeft verzuimd de mate van de geconstateerde overeenstemming vast te stellen (subonderdeel I.2); c.) het hof op onbegrijpelijk wijze tot het oordeel komt dat het begrip “witte wieven” bij een substantieel deel van het relevante publiek bekend zou zijn (subonderdeel I.3); d.) het hof bij de beoordeling van de totaalindrukken had moeten beoordelen of en in hoeverre de auditieve en visuele verschillen de (beperkte) mate van begripsmatige overeenstemming compenseerden (subonderdeel 1.4). Onderdeel II richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel dat het hof verwarringsgevaar aanwezig acht. 2.2 In deze zaak spelen in cassatie in wezen twee vragen: stemmen merk en teken overeen en is er sprake van verwarringsgevaar? Hoewel bij het beantwoorden van deze vragen de persoonlijke smaak of het persoonlijk oordeel van de rechter vaak een rol speelt, dient de rechter bij zijn beoordeling de door het HvJEU voorgeschreven regels toe te passen. Deze regels komen hierna voor zover die in cassatie een rol spelen nog aan de orde. Op deze plaats volstaat een weergave van de mijns inziens complete samenvatting van dit juridisch kader uit de Argumenten Deposant zijdens FFF in deze procedure: “4. Ingevolge artikel 2.14 jo 2.3 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) kan de houder van een ouder merk oppositie instellen tegen voor gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan. 5. Vereist is dat het teken gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt. Hierbij moet worden gelet op de auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, welke in onderling verband kunnen worden afgewogen. 6. Verder dienen de waren identiek dan wel soortgelijk te zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met factoren als hun aard, bestemming, gebruik en het concurrerend dan wel complementair karakter daarvan. 7. De begrippen overeenstemming en soortgelijkheid dienen in samenhang met het begrip verwarring te worden uitgelegd. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97). 8. Er is dus niet alleen sprake van verwarringsgevaar wanneer het in aanmerking komende publiek merk en teken door elkaar haalt, maar ook wanneer het publiek merk en teken weliswaar uit elkaar kan houden, maar door de gelijkenis toch kan menen dat er een verband bestaat. Bijvoorbeeld dat de onderneming die de waren produceert dezelfde is, of dat de ondernemingen een juridische of economische band met elkaar hebben. 9. Verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (Puma – Sabel, HvJ EG 11 november 1997, C-251/95). 10. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft. Deze consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Het aandachtsniveau en de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument kan variëren al naar gelang de categorie van waren en/of diensten waarom het gaat. (HvJ EG 16 juli 1998 Gut – Springenheide, C-210/96; HvJ EG 12 januari 2006, Picasso –Picaro, C-361/04). 11. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, sterker is. (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97). 12. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en vice versa. Hoe groter de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk, hoe groter het verwarringsgevaar is. (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97; Lloyd – Klijssen; Lloyd-Loint’s, HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97).” 2.3 Naast de door het HvJEU geformuleerde regels zijn er op Europees niveau zogenaamde Opposition Guidelines

opgesteld, die door het EUIPO - het Europese merkenbureau - worden gehanteerd bij de beoordeling van overeenstemming en verwarringsgevaar. Ook de Guidelines komen bij de inhoudelijke behandeling voor zover van belang aan de orde.

2.4 Bij eerste beschouwing spreekt de benadering van het hof in deze zaak mij minder aan dan die van het Bureau. Op het gevaar af dat dit een staaltje eigen “persoonlijke smaak” is: Ik betwijfel of het naast elkaar gebruiken van HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS voor vergelijkbare smeersels of dips in de praktijk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument (ook al realiseer ik mij dat in deze oppositieprocedure uitsluitend de merken zoals deze zijn ingeschreven van belang zijn, vgl. verweerschrift FFF in appel onder 3). Het is ook de vraag of een substantieel deel van het Benelux publiek überhaupt bekend is met de term “witte wieven”, laat staan met de door het hof aangenomen betekenis “veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst inboezemen en daarmee als een soort heksen”. Ikzelf – opgegroeid in het Oosten des lands – moet bij de term witte wieven direct (en alleen) denken aan mistflarden of mistbanken, vooral bij het ochtendgloren of in de avondschemering, een betekenis die ook is terug te vinden op het internet. 2.5 Waarmee ik maar wil zeggen dat men over de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en of er zich verwarringsgevaar voordoet verschillend kan denken. In procedures ligt hier een belangrijke rol voor partijen. Die moeten voldoende stellen en onderbouwen om de rechter de mogelijkheid te geven om tot een bepaald oordeel te kunnen komen. De rechter mag niet zelf naar mogelijke betekenissen van een woord gaan zoeken en ook niet op grond van eigen intuïtie oordelen of (een substantieel deel van) het publiek bekend is met een bepaalde betekenis. Dit moet worden gesteld en bij gemotiveerde betwisting worden bewezen. De vrijheid die de rechter heeft om bij de invulling van de door het HvJEU geformuleerde regels diens persoonlijke smaak en/of perceptie van wat het publiek denkt te laten meewegen, is in die zin dus beperkt. Daar komt bij dat die mogelijkheid in cassatie nog beperkter is, omdat cassatie geen derde feitelijke instantie is. De overeenstemmingsvraag Veralgemeniseringsstap 2.6 Subonderdeel I.1 klaagt dat het hof bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming de totaalindrukken van merk en teken rechtstreeks met elkaar had moeten vergelijken. Volgens het subonderdeel heeft het hof ten onrechte eerst een veralgemeniserende stap gemaakt en vervolgens slechts vastgesteld dat merk en teken (begripsmatig) tot die veralgemeniseerde klasse kunnen worden gerekend. Voor het geval het hof het recht wel op juiste wijze heeft toegepast, is dit niet (voldoende) kenbaar in de beslissing, waardoor deze onvoldoende is gemotiveerd. 2.7 De rechtsklacht gaat naar ik meen uit van een verkeerde lezing van de beschikking, zodat deze feitelijke grondslag mist. Uit rov. 9 maak ik op dat het hof wel degelijk een rechtstreekse vergelijking heeft gemaakt tussen de totaalindrukken van merk en teken. Het hof heeft vervolgens bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming eerst (in rov. 10, tweede zin en rov. 11, eerste zin) vastgesteld dat heksen en witte wieven een vergelijkbare betekenis hebben, waarna het een (in de woorden van FFF) “veralgemeniseringsstap” heeft gemaakt en heeft geconcludeerd dat beide “bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie [zijn], hetgeen een zodanige bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie.”. Met deze redenering is volgens mij niets mis. De laatste veralgemeniseringsstap - die door FFF wordt bestreden - heeft het hof naar ik vermoed enkel gemaakt om te benadrukken dat hier sprake is van een bijzondere categorie waartoe heksen en witte wieven behoren en niet van een algemene categorie, in welk geval de begripsmatige overeenstemming niet relevant wordt geacht. Zie Opposition Guidelines, Part C (Opposition), p. 57 (versie 01/10/2017): “The signs cannot be considered conceptually similar on the sole ground that a generic term covering both of them exists and/or they fall under the same general category of signs. If the semantic meanings are too different, the signs may share a general concept, but one so broad that the conceptual relationship is not relevant. For example:  The mere fact that the two words or symbols can be grouped under a common generic term by no means constitutes a case of conceptual similarity. For example, in the case of ‘Jaguar’ v ‘Elephant’, the fact that both are animals would not lead to a finding of conceptual similarity because the public is not likely to make a conceptual link between the two words. In fact, because the words refer to different animals, they should be considered conceptually dissimilar.” 2.8 Dat de door het hof genoemde categorie een bijzondere (en geen algemene) categorie betreft, is een feitelijk oordeel, dat volgens mij niet onbegrijpelijk is. De motiveringsklacht ketst daar op af. 2.9 Levola merkt in haar verweerschrift onder 32 overigens terecht op dat de “veralgemeniseringsstap” van het hof in rov. 11, laatste zin geen zelfstandig dragende overweging betreft. Het oordeel van het hof dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen wordt immers (tezamen met rov. 9 waar wordt geoordeeld dat de bestanddelen “witte wieven” en “heksen” de meest onderscheidende en dominante bestanddelen zijn) gedragen door de vaststelling van het hof in rov. 10, tweede zin en rov. 11, eerste zin dat “witte wieven” en “heksen” een vergelijkbare betekenis hebben. Ook daarom kan deze klacht niet tot cassatie leiden. Mate van begripsmatige overeenstemming 2.10 Subonderdeel I.2 voert aan dat, voor zover het hof had mogen komen tot het oordeel dat sprake zou zijn van begripsmatige overeenstemming, het hof de mate van die begripsmatige overeenstemming had dienen te bepalen om uiteindelijk tot een eindoordeel te kunnen komen over de mate van overeenstemming tussen de totaalindrukken van het merk en het teken (te meer waar dit ook afgezet had moeten worden tegen de mate van auditieve overeenstemming en de mate van visuele overeenstemming). Verwezen wordt naar vaste jurisprudentie van het HvJEU dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken merken de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming moet worden bepaald, waarna moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht. Mocht het hof het recht wel juist hebben toegepast, dan volgt dit volgens het subonderdeel niet op kenbare wijze uit de beschikking. 2.11 Deze klacht faalt denk ik ook bij gebrek aan feitelijke grondslag. Ik begrijp de beschikking van het hof zo dat het van oordeel is dat merk en teken begripsmatig identiek zijn, omdat het hof deduceert dat witte wieven een soort heksen zijn. Het hof overweegt immers: rov. 10, tweede zin: “FFF heeft niet voldoende gemotiveerd betwist dat het begrip/woord ‘heksen’ in de Benelux in het algemeen aldus wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven.” rov. 11, eerste zin: “Uit de door Levola overgelegde foto’s (bijlagen 9 en 10 van Levola in oppositie), volksverhalen (bijlagen 6 tot en met 8) en omschrijving op Wikipedia (bijlage 4 van Levola in oppositie) leidt het hof af dat ook witte wieven door een deel van het publiek worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezen met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst in boezemen en daarmee als een soort heksen. rov. 13: “Ten slotte heeft Levola er terecht op gewezen dat de toegevoegde beeldelementen de begripsmatige overeenstemming versterken” (onderstrepingen A-G) Het hof heeft dit op deze wijze voldoende begrijpelijk gemotiveerd en behoefde naar ik meen niet nog explicieter te benoemen dat merk en teken volgens het hof begripsmatig “identiek” zijn. 2.12 Deze lezing spoort met wat in de Opposition Guidelines staat over hoe begripsmatige overeenstemming dient te worden vastgesteld (in wezen de lijn uit HvJEU 12 januari 2006:ECLI:EU:C:2006:25, C-361/04 P Picasso/Picaro volgend): Opposition Guidelines, Part C (Opposition), p. 56 en 57 (versie 01/10/2017) “3.4.4 How to make a conceptual comparison In essence, when making a conceptual comparison, it first has to be determined if the signs have a concept in accordance with the principles described in the previous paragraph. (i) If both signs have a concept, the conceptual comparison can lead to three possible outcomes: If the signs as a whole refer to the same concept, they are conceptually identical. If the signs refer to similar concepts, they are conceptually similar. If both signs have a meaning and those refer to different concepts, they are conceptually dissimilar/not similar. (ii) If only one of the signs evokes a concept, the signs are not conceptually similar. On this point, the Office follows the judgment of 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Although there is some case-law, such as the judgment of 22/10/2015, T- 309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, which came to the conclusion that ‘it was not possible to make a conceptual comparison’, even though only one of the signs evoked a concept, these cases cannot be considered as a prevailing trend. It follows that the term ‘not similar’ encompasses two scenarios, namely, when both signs have a concept albeit distinct or when only one of them has a concept. However the term ‘dissimilar’ is reserved only for the case where both signs have a concept albeit distinct. ii) If none of the signs has any concept, a conceptual comparison is not possible (judgment of 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68- 69). The conceptual aspect does not influence the assessment of the similarity of the signs. The signs cannot be considered conceptually similar on the sole ground that a generic term covering both of them exists and/or they fall under the same general category of signs. If the semantic meanings are too different, the signs may share a general concept, but one so broad that the conceptual relationship is not relevant.” Bekendheid met het Nedersaksische begrip “witte wieven” 2.13 Subonderdeel I.3 richt een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof in rov. 12 dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van “witte wieven”. 2.14 Het hof motiveert dit oordeel als volgt: (1) dit zou volgen uit de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip “witte wieven” baseert; (2) het relevante publiek zal een betekenis hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen; (3) ook iemand die niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, zal op zijn minst weten dat de term “witte wieven” verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken – als geheel beschouwd – dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie. 2.15 Een mogelijke lezing is dat dit feitelijke oordeel van het hof wel te volgen is, gelet op de bijgebrachte bronnen, maar ik denk dat de klacht hier toch de vinger op de zere plek legt. Uit deze motivering volgt namelijk niet dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met het begrip “witte wieven”. FFF voert in haar verzoekschrift onder 30 volgens mij terecht aan dat de door Levola overgelegde stukken alleen zien op de betekenis van “witte wieven” en niet op de verspreiding of bekendheid van het begrip. Aangezien FFF uitdrukkelijk heeft betwist dat het begrip “witte wieven” bekendheid geniet onder het relevante publiek, lag het op de weg van Levola om te onderbouwen en zonodig te bewijzen dat (een aanmerkelijk deel van) het relevante publiek wel bekend is met de term. Zij had hiertoe bijvoorbeeld een rapport van een marktonderzoeksbureau kunnen overleggen, hetgeen zij niet heeft gedaan. Dat een term voorkomt in het Groot Woordenboek der Nederlandse taal en/of wordt genoemd in de on-line encyclopedie Wikipedia, betekent anders dan Levola (en mogelijk ook het hof) lijkt te veronderstellen, niet (per definitie) dat het relevante publiek ook bekend is met de term. Dat in dit geval het relevante publiek bekend is met de door het hof geformuleerde betekenis van “witte wieven” ligt daarnaast ook niet direct voor de hand, omdat deze term meerdere betekenissen heeft (zie hiervoor onder 2.4). De motiveringsklacht lijkt mij dan ook terecht voorgesteld. 2.16 Ik teken daar nog bij aan dat het subonderdeel terecht aanvoert dat voor het aannemen van begripsmatige overeenstemming wel vereist is dat het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip “witte wieven”. Indien de betekenis van “witte wieven” niet bekend is bij het relevante publiek, dient de conclusie te zijn dat merk en teken niet begripsmatig overeenstemmen. Zie Opposition Guidelines, Part C (Opposition), p. 57 (versie 01/10/2017) “(ii) If only one of the signs evokes a concept, the signs are not conceptually similar.” De compensatie-leer 2.17 Subonderdeel I.4 klaagt dat het oordeel van het hof in rov. 15 dat FFF niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanig) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd onbegrijpelijk is in het licht van de gedingstukken en dat het hof aldus essentiële stellingen van FFF in feitelijke instanties heeft gepasseerd, althans de devolutieve werking van het appel heeft miskend. Zelfs als het hof mocht aannemen dat FFF zich niet op compensatie had beroepen, was het hof volgens de klacht op grond van art. 25 Rv gehouden ambtshalve te beoordelen of daarvan sprake was. Door dit na te laten heeft het hof dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans is zijn oordeel in ieder geval onbegrijpelijk. 2.18 FFF heeft in de procedure bij het Bureau het volgende aangevoerd: “26. Mocht het Bureau menen dat met “witte wieven” begripsmatig een link wordt gelegd met het begrip “heksen” dan is deze begripsmatige overeenstemming zeer beperkt en zullen in ieder geval de grote verschillen in de visuele en auditieve vergelijking er nog steeds toe leiden dat het oude merk en het betwiste teken niet overeenstemmend zijn. (…)” In het licht van deze stelling van FFF is het oordeel van het hof in rov. 15 dat FFF niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanig) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd onbegrijpelijk. 2.19 Niettemin faalt de klacht wegens gebrek aan belang. Met de bestreden overweging moet het hof hebben bedoeld dat er door FFF geen beroep is gedaan op de compensatieleer die bekend is uit onder meer de Picasso/Picaro-zaak. Wil het onder 2.18 geformuleerde beroep van FFF op deze leer slagen dan dient er sprake te zijn van zodanige verschillen op auditief en visueel vlak dat deze verschillen gelijkenis op begripsmatig vlak kunnen compenseren. Het hof heeft echter in rov. 15 vastgesteld dat er sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming, tegen welk oordeel in cassatie niet is opgekomen. In dit oordeel van het hof ligt naar ik meen besloten dat de door FFF gestelde grote verschillen op auditief en visueel vlak niet zodanig zijn dat zij bestaande overeenstemming kunnen compenseren. Een beroep op de compensatie-leer kan daarom niet slagen. Verwarringsgevaar 2.20 Nu de klacht van subonderdeel I.3 over begripsmatige overeenstemming terecht is voorgesteld, kan het oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar ook niet in stand blijven. 2.21 Voor het geval Uw Raad hier anders over denkt, ga ik nog kort in op de klachten van onderdeel II die zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 19-21 dat het verwarringsgevaar aanwezig acht. 2.22 Onderdeel II bevat de rechtsklacht dat het hof de aanwezigheid van verwarringsgevaar baseert op één enkele vorm van overeenstemming, te weten begripsmatige overeenstemming, terwijl auditieve en visuele overeenstemming (op de onderscheidende elementen) geheel ontbreken en geen bijkomende omstandigheden zijn gebleken die het vinden van relevante overeenstemming op deze “smalle basis” rechtvaardigen. Daarnaast is het oordeel van het hof volgens het onderdeel onvoldoende met redenen omkleed, nu het hof niet uitlegt of aangeeft waarom in dit geval alleen (enige) begripsmatige overeenstemming zou volstaan voor verwarringsgevaar. 2.23 Deze klachten falen omdat zij ten onrechte tot uitgangspunt nemen dat het hof alleen begripsmatige overeenstemming heeft aangenomen. Het hof heeft immers in rov. 15 vastgesteld dat er (tevens) een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken bestaat. Voor zover het onderdeel bedoelt dat auditieve en visuele overeenstemming op de onderscheidende elementen (“heksen” en “witte wieven”) geheel ontbreekt, miskent het onderdeel dat het hof de totaalindrukken van merk en teken diende te beoordelen, hetgeen ook op juiste wijze is gebeurd.