<nr>1</nr>Het verloop van de procedure

BURGERLIJKE ZAKEN 2013 VONNIS NO. Registratienrs. Ghis 57187 – AR 222/09 - H 201/12 Uitspraak: 17 mei 2013 GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba Vonnis in de zaak van: de rechtspersoon naar het recht van Frankrijk E. RÉMY MARTIN & CO., gevestigd in Frankrijk, hierna te noemen: Rémy Martin, oorspronkelijk eiseres, thans appellante, gemachtigde: mr. R. Zwanikken, tegen de naamloze vennootschap CARDINAL GIFT SHOP N.V., gevestigd in Sint Maarten, hierna te noemen: Cardinal, oorspronkelijk gedaagde, thans geïntimeerde, gemachtigde: mr. M.H. Römer.

<nr>1</nr>Het verloop van de procedure 1.1. Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (GEA) wordt verwezen naar het tussen partijen in de zaak met AR nummer 222 van 2009 gewezen en op 18 oktober 2011 uitgesproken vonnis. De inhoud van dit vonnis geldt als hier ingevoegd. 1.2. Rémy Martin is bij akte van hoger beroep, ingekomen op 28 november 2011, derhalve tijdig, in hoger beroep gekomen van voornoemd vonnis. In een op 6 januari 2012 ingediende memorie van grieven, met producties, heeft zij zeven grieven aangevoerd en toegelicht en geconcludeerd dat het Hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij vonnis, zoor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar oorspronkelijke vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Cardinal in de kosten van het geding in beide instanties. 1.3. Cardinal heeft in een memorie van antwoord het hoger beroep bestreden en geconcludeerd tot bevestiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Rémy Martin in de kosten. 1.4. Op 1 februari 2013, de voor mondeling pleidooi bepaalde dag, is aan de zijde van Rémy Martin verschenen haar gemachtigde alsmede mr. N.W. Mulder. Aan de zijde van Cardinal is niemand verschenen. Mr. Mulder heeft gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. 1.5. Vonnis is nader bepaald op heden.

<nr>2</nr>De grieven Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

<nr>3</nr>Waarvan in hoger beroep moet worden uitgegaan Het GEA heeft in het bestreden vonnis onder 2 feiten vastgesteld. Deze vaststelling is niet in geschil en ook het Hof zal ervan uitgaan.

<nr>4</nr>Incidentele vordering De incidentele vordering van Cardinal (memorie van antwoord, p. 1-2) dat Rémy Martin zekerheid stelt voor de proceskosten (artikel 279 jo 122 Rv) wordt afgewezen. Het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954 (Convention on civil procedure, The Hague, 1st of March, 1954), waarbij zowel Sint Maarten en Frankrijk zijn aangesloten, staat aan toewijzing in de weg. Men zie de vrijstelling besloten in artikel 17 van het verdrag. Naar aanleiding van het betoog ter zake van Cardinal, attendeert het Hof op de artikelen 18 en 19 van het verdrag ten aanzien van een vereenvoudigde executie van een kostenveroordeling.

<nr>5</nr>Beoordeling 5.1. Het gaat hier om parallelimport van flessen Rémy Martin waarvan de identificatiecode is verwijderd. De vraag is of Rémy Martin, de merkhouder, zich terecht beroept op ‘gegronde redenen’ als bedoeld in artikel 28 lid 8 van de Merkenlandsverordening (Mlv). Dit lid luidt: ‘Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’ 5.2. Het GEA heeft de merkenrechtelijke vorderingen van Rémy Martin afgewezen met verwijzing naar het vonnis van het Hof van 30 september 2010 (AR 258/08 – H 211/10) in de zaak Diageo tegen onder meer Cardinal. Het cassatieberoep tegen dit Hofvonnis is op 19 oktober 2012 – dus na de indiening van de memorie van grieven in de onderhavige zaak – door de Hoge Raad verworpen (LJN: BX5797, NJ 2013, 121). 5.3. Kennelijk tracht Rémy Martin het Hof te bewegen van zijn in de Diageozaak gegeven oordeel terug te komen. Het Hof houdt echter vast aan dat oordeel. 5.4. Voorop staat, blijkens voormelde uitspraak van de Hoge Raad, dat de enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met – en aldus een legitiem belang heeft bij – een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, niet meebrengt dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Het Hof dient dan ook de ingeroepen belangen van Rémy Martin af te wegen tegen het belang van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. Daarbij geldt dat de enkele omstandigheid dat aan een van de functies van het merkrecht – naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie – in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, niet noopt tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. 5.5. In casu staat niet vast dat de aan de flessen en verpakkingen aangebrachte veranderingen een noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken (waarbij wordt uitgegaan van het luxe imago daarvan) of tot herkomstverwarring kunnen leiden. Naar het oordeel van het Hof streeft Rémy Martin met het aanbrengen van de identificatiecodes (mede) legitieme doeleinden na. Na afweging van de met die doeleinden samenhangende belangen van Rémy Martin bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes enerzijds tegen het belang van een vrije parallelhandel anderzijds, komt het Hof tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. Hierbij is het Hof er veronderstellenderwijs van uitgegaan dat tenminste een der legitieme belangen van Rémy Martin op een wettelijke regeling, te weten het Landsbesluit Etikettering, is gebaseerd. 5.6. Dat er thans geen of weinig prijsverschil is tussen met instemming en zonder instemming van de merkhouder ingevoerde flessen, betekent niet dat indien de vrije parallelimport wordt aangetast, deze situatie zal blijven voortbestaan. Dat thans de identificatiecode niet wordt gebruikt om vrije parallelimport op te sporen, biedt geen garantie dat indien de vorderingen van Rémy Martin worden toegewezen, zulks niet zal veranderen. In elk geval gaat van de mogelijkheid van opsporing reeds een ‘chilling effect’ uit. De bewijsaanbiedingen die Rémy Martin in dit verband hebben gedaan acht het Hof onvoldoende gemotiveerd. 5.7. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis moet worden bevestigd. Rémy Martin dient de kosten van het hoger beroep te dragen.

<nr>6</nr>Beslissing Het Hof bevestigt het bestreden vonnis en veroordeelt Rémy Martin in de kosten van de procedure in hoger beroep aan de zijde van Cardinal gevallen en tot op heden begroot op NAF. 3.400,= aan gemachtigdensalaris en NAF. 282,50 aan betekeningskosten. Aldus gewezen door mrs. J. de Boer, F.J. Lourens en M.C.B. Hubben, leden van het Hof, en ter openbare terechtzitting van 17 mei 2013 in Sint Maarten uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.